Número de Expediente 2313/03

Listado de Autores
Gioja , José Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2313/03)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTICULO 1°: Incorpórase como artículo 36 bis del Capítulo IV de la
Ley 24.481 y su modificatoria Ley 24.572 (T.O. Decreto 260/96), el
siguiente texto:

" A partir de la fecha de su publicación - de acuerdo con el artículo
26-, la solicitud de patente confiere a su titular una protección
provisional, consistente en el derecho a exigir una indemnización
razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que,
entre aquella fecha y la fecha de publicación del anuncio de la
concesión de la Patente de Invención indicada en el art. 32, hubiera
llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese
período estaría prohibida en virtud de la patente.

"Esa misma protección provisional será aplicable aún antes de
la publicación de la solicitud, frente a la persona a quien su hubiera
notificado la presentación y contenido de ésta."

"Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido
por un microorganismo o un procedimiento relativo a éste, la protección
provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido
hecho accesible al público.

"Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los
efectos previstos en las previsiones anteriores, cuando hubiera sido o
se considere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en virtud de una
resolución firme."

ARTÍCULO 2°: Incorpórase como artículo 11 bis de la Ley 24.481 el
siguiente texto:

" Para el período anterior a la concesión definido en el art. 36 bis,
la extensión de la protección se determina por las reivindicaciones
contenidas en la solicitud de patente, tal como ésta hubiera sido
publicada en los términos del art. 26. Sin embargo, será la concesión
definitiva de la patente la que determinará con carácter retroactivo la
protección mencionada, siempre que ésta no hubiera sido ampliada, en
cuyo caso la protección no se extenderá a las ampliaciones o enmiendas
realizadas durante el trámite que llevó a la concesión definitiva."

ARTÍCULO 3°: Incorpórase como segundo párrafo del artículo 25 de la
Ley 24.481, el siguiente texto:

"Cuando un tercero hubiera sido requerido en los términos del
2° párrafo del art. 36 bis, podrá exigir - previa acreditación de dicha
circunstancia- a la Administración Nacional de Patentes que se le
exhiba el expediente de solicitud de patente en cuestión para su
consulta, a los efectos de plantear las defensas que pudiera
considerarse con derecho"

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José L. Gioja.- Elva A. Paz.- Jorge L. Montoya.-



FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

Vengo a proponer nuevamente la sanción de una norma ampliatoria de la
legislación vigente en materia de patentes de invención, como ya lo
hiciera mediante los expedientes S -1290/99 y S-984/01.

Se trata de incluir un derecho provisional, consistente en brindar la
posibilidad a quien se encuentra tramitando una solicitud de patente de
invención, de requerir una compensación económica a terceros que se
hicieran uso de la invención bajo trámite de patente, en los términos
del art. 8° de la Ley 24.481.-

La propuesta tiene amplia justificación, a poco de analizar que
actualmente, el promedio "ponderado" de duración del trámite local en
orden a la obtención de una patente de invención, excede los cinco
años.

Según informa el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI),
existen a julio del 2003 más de 40.000 solicitudes de patentes sin
resolver, a las que se suman cada año unas 6.000 nuevas. Por año se
resuelven entre 3.500 y 4.000 solicitudes, entre concesiones,
desestimientos y rechazos; es decir que el atraso aumenta unos 4/5
meses cada año, en lugar de disminuir.

El promedio de resolución es de unos 5 años, pero debe tenerse en
consideración que hay sectores donde la situación es muy crítica,
justamente por falta de recursos humanos para la realización de los
exámenes de fondo; en el que se destaca el sector de patentes sobre
biotecnología, el cual sólo cuenta con un único profesional examinador.
Así, una patente presentada hoy podría tener que esperar su turno para
el examen de fondo no menos de 10 años.

Esta situación lleva a concluir que, si el término máximo de duración
de una patente es de veinte años a contar desde la fecha de su
solicitud, una patente sobre biotecnología podría tener, a la fecha de
su concesión, una vigencia de cinco años o menos.

Mientras tanto, las inversiones realizadas en innovación tecnológica,
se desvanecen por la imposibilidad de defensa de los derechos. El
artículo 26 de la Ley impone a la Administración Nacional de Patentes
la obligación de publicar la solicitud de patente en trámite dentro de
los 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación, o aún
antes, a petición del solicitante. Esto implica que a partir de la
publicación, la "invención" se encuentra en el conocimiento público, y
no hay ninguna protección a los derechos del inventor. No es posible
entablar ninguna acción defensista, ya que para entablar acciones
legales de fondo (art. 81) o cautelares (art. 83), es requisito
ineludible la presentación del certificado o título de patente de
invención.

Y este título no podrá obtenerse en plazos razonables, por más
diligencia que hubiera puesto el solicitante, pues el sistema estatal
de concesión se encuentra en grave crisis.

Esta previsión normativa es común en el derecho comparado: se encuentra
en los Arts. 59 y 60 de la Ley de Patentes Española, tenida como
ejemplo al dictar la nuestra, pero oportunamente se omitió su
inclusión.

La finalidad de este "derecho provisorio", consiste en que el
solicitante de una patente, durante su trámite, pueda exigir una
compensación razonable y adecuada a las circunstancias, de parte de
quien lesione su derecho -en expectativa- a la explotación de la
invención, con la utilización del objeto patentado llevada cabo durante
el período iniciado con la solicitud y terminado con la publicación de
la mención de la concesión.

Se trata de compensar una lesión que no puede ser cesada ni con el
embargo de los objetos producidos o importados, ni con la adopción de
medidas que eviten la continuidad de la lesión, porque tales medidas
exigen que el accionante sea titular efectivo de la patente, esto es,
que haya sido concedida.

Pero, mientras tal concesión no se produce, el solicitante ya goza de
una protección provisional, consistente en poder solicitar una
indemnización adecuada al daño producido ya que el infractor, incluso
con buena fe, ha realizado actos que estarán prohibidos luego de la
concesión.

También se prevé que esta protección "erga omnes" a partir de a fecha
de publicación, pueda surtir efectos aún antes de dicha publicación, si
el solicitante lo comunica expresamente al presunto infractor mediante
una notificación que debe contener el número de solicitud de la misma,
y su contenido.

A fin de asegurar la garantía constitucional de derecho de defensa, se
ha previsto también que debe exceptuarse de la confidencialidad que
plantea el art. 25 de la Ley 24.481 respecto de las solicitudes de
patentes en trámite -durante los 18 meses que transcurren entre la
solicitud y la publicación en los términos del art. 26-, para aquellos
que han sido requeridos por el solicitante de la patente según se
indica en la norma que se pretende incluir como art. 36 bis. Así, el
presunto infractor requerido -previa acreditación del carácter
invocado- tendrá derecho a consultar el expediente, aún antes de su
publicación, para poder valorar tanto la realidad de la infracción que
se le acusa, como las posibilidades de concesión definitiva que la
patente en trámite pudiera tener. De este modo, tomará conocimiento de
su situación legal frente al requirente. Las posibilidades ponderadas
por éste de la efectiva concesión de la patente pueden resultar
trascendentes, puesto que si la solicitud resultare en definitiva
rechazada, o desistida -quizá, como consecuencia de la contestación del
requerido-, se entiende que tal solicitud no ha tenido nunca los
efectos que permiten instar la solicitud de indemnización.

Igualmente, la declaración de nulidad de la patente significa que la
solicitud que la originó tampoco ha tenido nunca los efectos
mencionados en los párrafos anteriores, cabiendo incluso que el
supuesto infractor pueda solicitar, a su vez la oportuna indemnización
de los daños y perjuicios.

Por último, la norma propuesta hace una mención especial para los
supuestos que el objeto de la patente sea un procedimiento relativo a
un microorganismo, en cuyo caso la protección provisional de la
solicitud no comienza, sino desde que el microorganismo se ha hecho
accesible al público, en la Institución autorizada.

En orden a una solución completa, se aclara que la protección
provisional que se confiere mediante el art. 36 bis, hará referencia a
lo que determinen las reivindicaciones, tal y como hubieren sido
publicadas y, en él supuesto que todavía no lo hubieren sido, tal y
como hubieren sido solicitadas. Ello no obstante, si la concesión
difiriera de la solicitud, como consecuencia de modificaciones
introducidas, que reduzcan su alcance, será la redacción final la que
privará, con efectos retroactivos respecto a la solicitud. En cambio,
en ningún caso, la modificación de las reivindicaciones puede suponer
una ampliación del contenido de la solicitud, de modo que, las
ampliaciones o enmiendas que se realicen en el proceso del trámite no
pueden mejorar el derecho provisional del solicitante de la patente.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.


José L. Gioja.- Elva A. Paz.- Jorge L. Montoya.-